Secreto comercial

Un secreto comercial es una forma de propiedad intelectual que comprende información confidencial que no es generalmente conocida o fácilmente determinable, deriva valor económico de su secreto y está protegida mediante esfuerzos razonables para mantener su confidencialidad. ^{[1] [2] [3]} Algunos ejemplos bien conocidos incluyen la fórmula de Coca-Cola y la receta de Kentucky Fried Chicken .

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, los secretos comerciales no requieren un registro formal y pueden protegerse indefinidamente, siempre que permanezcan en secreto. ^[4] En cambio, los acuerdos de confidencialidad (NDA), entre otras medidas, se utilizan comúnmente para mantener la información en secreto. ^{[5] [6]}

A menudo, los secretos comerciales son componentes clave de una cartera de propiedad intelectual que fortalecen la ventaja competitiva de una empresa. Al igual que otros activos de propiedad intelectual, pueden venderse o cederse bajo licencia. En principio, la adquisición, el uso o la divulgación no autorizados de un secreto comercial por parte de terceros de una manera contraria a las prácticas comerciales honestas se considera apropiación indebida del secreto comercial. Si se produce una apropiación indebida del secreto comercial , el titular del secreto comercial puede buscar diversos recursos legales . ^[7]

La definición precisa de secreto comercial varía según la jurisdicción , al igual que los tipos de información que pueden ser objeto de protección. Sin embargo, en general, los secretos comerciales son información confidencial que es:

• no es generalmente conocido o no es accesible para las personas dentro del sector empresarial pertinente; ^[3]
• comercialmente valioso porque es secreto; ^[3] y
• sujeto a medidas razonables adoptadas por el titular legítimo de la información para mantenerla en secreto. ^[3]

Se requieren los tres elementos. Si alguno de ellos deja de existir, el secreto comercial también dejará de existir. ^[4]

En el derecho internacional, estos tres factores definen un secreto comercial según el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). ^[8]

La protección de los secretos comerciales cubre la información confidencial, que puede incluir datos técnicos y científicos, información comercial y empresarial y registros financieros. ^[3] Incluso la información “negativa”, como los experimentos fallidos, puede ser valiosa para ayudar a las empresas a evitar repetir errores costosos. ^[3]

Comentaristas como A. Arthur Schiller han sostenido que los secretos comerciales estaban protegidos por el derecho romano mediante una acción conocida como actio servi corrupti , que significa "acción para empeorar a un esclavo" o "acción para corromper a un sirviente". El derecho romano se describe de la siguiente manera:

El propietario romano de una marca o nombre de empresa estaba legalmente protegido contra el uso indebido por parte de un competidor mediante la actio servi corrupti ... que los juristas romanos utilizaban para conceder compensaciones comerciales bajo la apariencia de acciones de derecho privado. "Si, como cree el autor [escribe Schiller], existían varias causas privadas de acción para satisfacer las necesidades comerciales, el Estado estaba actuando exactamente de la misma manera que lo hace en la actualidad". ^[9]

La sugerencia de que el derecho del secreto comercial tiene sus raíces en el derecho romano fue introducida en 1929 en un artículo de la Columbia Law Review llamado "Secretos comerciales y el derecho romano: la Actio Servi Corrupti ", que ha sido reproducido en Schiller's, An American Experience in Roman Law 1 (1971).

Sin embargo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, Alan Watson, argumentó en su libro Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded que la actio servi corrupti no se utilizaba para proteger secretos comerciales. Más bien, explicó:

Schiller está tristemente equivocado en cuanto a lo que estaba sucediendo... La actio servi corrupti presumiblemente o posiblemente podría usarse para proteger secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. Ese no era su propósito y fue, como mucho, un efecto secundario incidental. Pero no hay la más mínima evidencia de que la acción haya sido utilizada alguna vez para eso. En este sentido, la actio servi corrupti no es única. Exactamente lo mismo puede decirse de muchas acciones de derecho privado, incluidas las de robo, daño a la propiedad, depósito y producción de propiedad. Todas ellas podrían, supongo, usarse para proteger secretos comerciales, etc., pero no hay evidencia de que lo hayan sido. Es extraño ver en algún grado la actio servi corrupti romana como la contraparte del derecho moderno para la protección de secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. ^[9]

La ley moderna sobre secretos comerciales tiene sus raíces principalmente en el derecho consuetudinario angloamericano . ^{[10] (pág. 6)} El primer caso judicial registrado fue el caso inglés de 1817 Newbery v. James, que involucraba una fórmula secreta para el tratamiento de la gota. ^{[11] [10] (pág. 5) [12]} En los Estados Unidos, este concepto fue reconocido por primera vez en el caso de 1837 Vickery v. Welch , que involucraba la venta de una fábrica de chocolate y el acuerdo del vendedor de mantener confidencial la receta secreta. ^{[13] [14]}

Newbery y Vickery sólo otorgaron compensación por pérdidas ( daños ) y no emitieron órdenes para prevenir el mal uso de secretos ( medidas cautelares ). ^{[10] (p5)} El primer caso inglés que involucró medidas cautelares fue Yovatt v. Winyard en 1820, donde el tribunal emitió una orden judicial para evitar que un ex empleado usara o divulgara recetas que había copiado en secreto de la práctica de medicina veterinaria de su empleador. ^{[15] [16]}

En los Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema de Massachusetts de 1868 en el caso Peabody v. Norfolk es uno de los casos de secreto comercial más conocidos y mejor razonados, y establece principios jurídicos fundamentales que siguen siendo fundamentales para el derecho consuetudinario. ^{[17] [18]} En este caso, el tribunal dictaminó que el proceso de fabricación confidencial de Peabody era un secreto comercial protegible y emitió una orden judicial que impedía a los ex empleados utilizarlo o divulgarlo después de haberlo compartido con un competidor. ^[17]

En 1939, el Restatement of Torts, publicado por el American Law Institute , ofreció, entre otras cosas, una de las primeras definiciones formales de secreto comercial. Según la Sección 757, Comentario b, un secreto comercial puede consistir en "cualquier fórmula, patrón, dispositivo o recopilación de información que se utiliza en la actividad comercial de una persona y que le da a la empresa la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la utilizan". ^{[19] (pág. 278)} Esta definición se volvió ampliamente utilizada por los tribunales de todo Estados Unidos. ^{[19] (pág. 278)} Como primer intento de esbozar los principios aceptados de la ley de secretos comerciales, el Restatement sirvió como la principal autoridad adoptada en prácticamente todos los casos denunciados. ^{[19] (pág. 282)}

La legislación sobre secretos comerciales se desarrolló aún más en 1979, cuando la Comisión de Derecho Uniforme (ULC) introdujo una ley modelo conocida como la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), que fue modificada posteriormente en 1985. La UTSA define los tipos de información que pueden ser objeto de protección como secreto comercial, establece una causa de acción privada por apropiación indebida y describe recursos como medidas cautelares, daños y perjuicios y, en ciertos casos, honorarios de abogados. ^[20] Desde entonces, ha sido adoptada por 48 estados, junto con el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con Nueva York y Carolina del Norte como excepciones. ^{[21] [22]}

La UTSA influyó en la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA) de 2016, que creó una causa de acción civil federal por apropiación indebida de secretos comerciales, permitiendo a los demandantes presentar casos directamente en tribunales federales si "el secreto comercial está relacionado con un producto o servicio utilizado en... comercio interestatal o extranjero". ^[22]

La legislación sobre secretos comerciales se rige por los sistemas jurídicos nacionales. ^[23] Sin embargo, en 1995 se establecieron normas internacionales para la protección de secretos (denominada “información no divulgada”) como parte del Acuerdo sobre los ADPIC . ^[23] El artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los países miembros a proteger la “información no divulgada” de un uso no autorizado que se lleve a cabo “de manera contraria a los usos comerciales honestos”, incluidas acciones como el incumplimiento de contrato, el abuso de confianza y la competencia desleal. Para que la información sea considerada como tal, no debe ser de conocimiento general ni de fácil acceso, debe tener valor debido a su carácter secreto y debe ser protegida mediante “medidas razonables” para mantenerla en secreto. ^{[23] [24]}

Los secretos comerciales son un componente importante, pero invisible, de la propiedad intelectual (PI) de una empresa. Su contribución al valor de una empresa puede ser importante. ^[25] Al ser invisibles, esa contribución es difícil de medir. ^[26] Aun así, la investigación muestra que los cambios en las leyes de secretos comerciales afectan el gasto de las empresas en I+D y patentes . ^{[27] [28]} Esta investigación proporciona evidencia indirecta del valor del secreto comercial.

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual , los secretos comerciales no requieren un registro formal y pueden protegerse indefinidamente, siempre que permanezcan en secreto. ^[4] Mantener el secreto es tanto una necesidad práctica como una obligación legal, ya que los propietarios de secretos comerciales deben tomar medidas "razonables" para proteger la confidencialidad de sus secretos comerciales para calificar para la protección legal. ^{[29] (p4)} Los esfuerzos "razonables" se deciden caso por caso, considerando factores como el tipo y el valor del secreto, su importancia para el negocio, el tamaño de la empresa y su complejidad organizacional. ^{[29] (p4)}

La razón más común para que surjan disputas sobre secretos comerciales es cuando los ex empleados de empresas que poseen secretos comerciales se van a trabajar para un competidor y son sospechosos de tomar o usar información confidencial valiosa que pertenece a su antiguo empleador. ^[30] Las protecciones legales incluyen acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) y cláusulas de trabajo por encargo y de no competencia . En otras palabras, a cambio de una oportunidad de ser empleado por el poseedor de secretos, un empleado puede aceptar no revelar la información patentada de su posible empleador, entregar o ceder a su empleador los derechos de propiedad del trabajo intelectual y los productos del trabajo producidos durante el curso (o como condición) del empleo, y no trabajar para un competidor durante un período de tiempo determinado (a veces dentro de una región geográfica determinada).

La violación del acuerdo generalmente conlleva la posibilidad de fuertes sanciones financieras, lo que desincentiva la revelación de secretos comerciales. La información de secretos comerciales puede protegerse mediante acciones legales, incluida una orden judicial que impida las violaciones de la confidencialidad , daños monetarios y, en algunos casos, también daños punitivos y honorarios de abogados. En circunstancias extraordinarias, una incautación ex parte en virtud de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA, por sus siglas en inglés) también permite que el tribunal incaute bienes para evitar la propagación o difusión del secreto comercial. ^[30]

Sin embargo, probar un incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad por parte de un ex interesado que está trabajando legalmente para un competidor o que prevalece en una demanda por incumplimiento de una cláusula de no competencia puede ser muy difícil. ^[31] El titular de un secreto comercial también puede exigir acuerdos similares de otras partes, como proveedores, licenciatarios y miembros de la junta directiva.

Como una empresa puede proteger su información confidencial mediante acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo por encargo y contratos de no competencia con sus partes interesadas (dentro de los límites de la legislación laboral, incluida solo la restricción que sea razonable en términos geográficos y temporales), estas medidas contractuales de protección crean efectivamente un monopolio sobre la información secreta que no caduca como lo haría una patente o un derecho de autor . Sin embargo, la falta de protección formal asociada con los derechos de propiedad intelectual registrados significa que un tercero que no esté obligado por un acuerdo firmado no tiene impedimentos para duplicar y utilizar de forma independiente la información secreta una vez que se descubre, por ejemplo, mediante ingeniería inversa .

Por lo tanto, los secretos comerciales, como las fórmulas secretas, suelen protegerse restringiendo la información clave a unas pocas personas de confianza. Ejemplos famosos de productos protegidos por secretos comerciales son el licor Chartreuse y la Coca-Cola . ^[32]

Como la protección de los secretos comerciales puede, en principio, extenderse indefinidamente, puede ofrecer una ventaja sobre la protección por patente y otros derechos de propiedad intelectual registrados, que tienen una duración limitada. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola no tiene patente para la fórmula de Coca-Cola y ha logrado protegerla durante muchos más años que los 20 años de protección que hubiera proporcionado una patente. De hecho, Coca-Cola se negó a revelar su secreto comercial en virtud de al menos dos órdenes judiciales. ^[33]

La protección jurídica de los secretos comerciales puede reducir la difusión del conocimiento, lo que mejora la difusión del conocimiento y la mejora de la tecnología. ^[34] Por lo tanto, si bien las leyes de secretos comerciales fortalecen la exclusividad en materia de I+D y alientan a las empresas a participar en actividades innovadoras, reducir ampliamente la difusión del conocimiento puede perjudicar el crecimiento económico.

Las empresas a menudo intentan descubrir los secretos comerciales de otras empresas mediante métodos legales de ingeniería inversa o de robo de empleados , y métodos potencialmente ilegales, incluido el espionaje industrial . Los actos de espionaje industrial son generalmente ilegales y las sanciones pueden ser severas. ^[35] La importancia de esa ilegalidad para la ley de secretos comerciales es: si un secreto comercial se adquiere por medios indebidos (un concepto algo más amplio que "medios ilegales" pero que incluye tales medios), entonces generalmente se considera que el secreto ha sido apropiado indebidamente . Por lo tanto, si un secreto comercial se ha adquirido mediante espionaje industrial, su adquirente probablemente estará sujeto a responsabilidad legal por haberlo adquirido indebidamente. Sin embargo, el titular del secreto comercial está obligado a protegerse contra dicho espionaje hasta cierto punto, ya que en la mayoría de los regímenes de secretos comerciales, un secreto comercial no se considera que exista a menos que su supuesto titular tome medidas razonables para mantener su secreto. ^[36]

Si bien la adquisición, el uso o la divulgación indebida, deshonesta o ilícita de información comercial secreta por parte de terceros no autorizados está prohibida en principio, existen varias excepciones a este principio. Las excepciones y limitaciones varían según la jurisdicción. Algunas de ellas pueden ser:

• Descubrimiento o desarrollo independiente de la misma información por un tercero;
• Ingeniería inversa , adquisición de información mediante ingeniería inversa a partir del examen de un producto colocado en el mercado. Sin embargo, en algunos países, un contrato (como un acuerdo de compra) puede prohibir la realización de ingeniería inversa;
• Las habilidades y experiencia generales del empleado adquiridas en el curso normal de trabajo con otros empleadores;
• Interés público y seguridad nacional según la legislación o la jurisprudencia de algunos países;
• Denuncia de irregularidades cuando se revelan conductas indebidas, irregularidades o actividades ilegales. ^[7]

En las jurisdicciones de derecho consuetudinario de la Commonwealth , la confidencialidad y los secretos comerciales se consideran un derecho equitativo más que un derecho de propiedad . ^[37]

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso de Saltman Engineering Co Ltd v. Campbell Engineering Ltd ^[38] sostuvo que la acción por violación de la confidencialidad se basa en un principio de preservación de la "buena fe".

La prueba para una causa de acción por violación de la confidencialidad en el mundo del derecho consuetudinario se establece en el caso de Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd : ^[39]

• La información en sí debe tener la calidad necesaria de confianza;
• Esa información debe haber sido impartida en circunstancias que impliquen una obligación de confidencialidad;
• Debe existir un uso no autorizado de dicha información en detrimento de la parte que la comunica.

La "cualidad de la confidencialidad" pone de relieve que los secretos comerciales son un concepto legal. Con un esfuerzo suficiente o mediante actos ilegales (como allanamiento), los competidores suelen poder obtener secretos comerciales. Sin embargo, siempre que el propietario del secreto comercial pueda demostrar que se han realizado esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la información, esta seguirá siendo un secreto comercial y, por lo general, seguirá estando protegida legalmente. Por el contrario, los propietarios de secretos comerciales que no puedan demostrar esfuerzos razonables para proteger la información confidencial corren el riesgo de perder el secreto comercial, incluso si la información es obtenida por competidores de forma ilegal. Es por esta razón que los propietarios de secretos comerciales destruyen los documentos y no los reciclan simplemente. ^{[ cita requerida ]}

Un demandante exitoso tiene derecho a diversas formas de reparación judicial , entre ellas:

• Una orden judicial
• Una cuenta de ganancias o una indemnización por daños y perjuicios
• Una declaración

Hong Kong no sigue el enfoque tradicional de la Commonwealth, sino que reconoce los secretos comerciales cuando una sentencia del Tribunal Superior indica que la información confidencial puede ser un derecho de propiedad. ^[40]

El 27 de mayo de 2016, la UE adoptó una Directiva sobre la protección de los secretos comerciales. ^[41] El objetivo de la Directiva es armonizar la definición de secretos comerciales de conformidad con las normas internacionales existentes y los medios para obtener la protección de los secretos comerciales dentro de la UE. ^[41]

En los EE. UU., los secretos comerciales generalmente abarcan información confidencial de una empresa que generalmente no es conocida por sus competidores y que le proporciona a la empresa una ventaja competitiva. ^[42]

Aunque la legislación sobre secretos comerciales evolucionó en el marco del derecho consuetudinario estatal, antes de 1974 no se había respondido a la cuestión de si la legislación sobre patentes prevalecía sobre la legislación estatal sobre secretos comerciales. En 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió la histórica decisión Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., que resolvió la cuestión a favor de permitir que los estados desarrollaran libremente sus propias leyes sobre secretos comerciales. ^[43]

En 1979, varios estados de los EE. UU. adoptaron la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA, por sus siglas en inglés), que fue modificada nuevamente en 1985, y aproximadamente 47 estados adoptaron alguna variación de la misma como base para la legislación sobre secretos comerciales. Otro avance significativo es la Ley de Espionaje Económico (EEA, por sus siglas en inglés) de 1996 ( 18 USC  §§ 1831–1839), que convierte el robo o la apropiación indebida de un secreto comercial en un delito federal.

Esta ley contiene dos disposiciones que penalizan dos tipos de actividades:

1. 18 USC  § 1831(a) , penaliza el robo de secretos comerciales para beneficiar a potencias extranjeras.
2. El título 18 USC  § 1832 tipifica como delito su robo con fines comerciales o económicos.

Las sanciones legales son diferentes para ambos delitos. La EEA se amplió en 2016 para permitir que las empresas presenten demandas civiles en tribunales federales. ^[44]

El 11 de mayo de 2016, el presidente Obama firmó la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA), 18 USC §§ 1839 et seq., que por primera vez creó una causa de acción federal por apropiación indebida de secretos comerciales. ^[45] La DTSA prevé tanto un derecho privado de acción por daños y perjuicios y una orden judicial como una acción civil por orden judicial interpuesta por el Fiscal General. ^[46]

El estatuto siguió en gran parte las leyes estatales sobre responsabilidad, definiendo los secretos comerciales de la misma manera que la Ley Uniforme de Secretos Comerciales como,

"toda forma y tipo de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluyendo patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, y ya sea que estén almacenados, compilados o memorizados física, electrónica, gráfica, fotográficamente o por escrito, si (A) el propietario de la misma ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y (B) la información deriva un valor económico independiente, real o potencial, al no ser generalmente conocida y no ser fácilmente determinable a través de medios adecuados por otra persona que pueda obtener valor económico de la divulgación o uso de la información".

Sin embargo, la ley contiene varias diferencias importantes con respecto a la legislación anterior:

1. Debido a que es una ley federal, los casos de secretos comerciales pueden procesarse en tribunales federales con las consiguientes ventajas procesales.
2. Prevé el remedio inusual de la incautación preliminar de "la propiedad necesaria para impedir la propagación o difusión del secreto comercial", 18 USC §1836
3. Prevé remedios que incluyen regalías en casos apropiados y daños ejemplares de hasta el doble de los daños reales en casos de apropiación "intencionada y maliciosa", 18 USC §1836(b)(3).

La DTSA también aclara que un residente de los Estados Unidos (incluida una empresa) puede ser responsable de una apropiación indebida que tenga lugar fuera de los Estados Unidos, y cualquier persona puede ser responsable siempre que un acto que fomente la apropiación indebida tenga lugar en los Estados Unidos, 18 USC §1837. La DTSA otorga a los tribunales amplios poderes cautelares. 18 USC §1836(b)(3).

La DTSA no reemplaza ni sustituye a las leyes estatales, sino que proporciona una causa de acción adicional. Debido a que los estados varían significativamente en su enfoque de la doctrina de la "divulgación inevitable", ^[47] su uso tiene una aplicación limitada, si es que tiene alguna, según la DTSA, 18 USC §1836(b)(3)(A). ^[48]

En Estados Unidos, los secretos comerciales no están protegidos por la ley de la misma manera que las patentes o las marcas registradas . Si bien la Constitución de Estados Unidos autoriza explícitamente la existencia y la jurisdicción federal sobre las patentes y los derechos de autor , no se pronuncia sobre los secretos comerciales, las marcas registradas , etc. Por esta razón, la Ley Federal para estos últimos tipos de propiedad intelectual se basa en la Cláusula de Comercio (en lugar de la Cláusula de Derechos de Autor ) bajo una teoría, que estos tipos de PI se utilizan para el comercio interestatal . Por otro lado, la aplicación de la Teoría del Comercio Interestatal no encontró mucho apoyo judicial en la regulación de los secretos comerciales: dado que un proceso de secreto comercial se utiliza en un Estado, donde está protegido por la ley estatal, la protección federal puede ser necesaria solo cuando está involucrado espionaje industrial por parte de una entidad extranjera (los propios Estados no pueden regular el comercio con potencias extranjeras).

Debido a estos requisitos constitucionales, las patentes y marcas registradas gozan de una fuerte protección federal en los EE. UU. (la Ley Lanham y la Ley de Patentes , respectivamente), mientras que los secretos comerciales generalmente tienen que depender de leyes estatales más limitadas . La mayoría de los estados han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), excepto Massachusetts , Nueva York y Carolina del Norte . Sin embargo, desde 2016 con la promulgación de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), también se ha puesto a disposición cierta protección adicional de los secretos comerciales bajo la ley federal. Una de las diferencias entre las patentes y las marcas registradas, por un lado, y los secretos comerciales, por otro, es que un secreto comercial está protegido solo cuando el propietario ha tomado medidas razonables para proteger la información como secreto (consulte 18 USC  § 1839(3)(A)).

Los países tienen diferentes políticas de marcas registradas. Suponiendo que la marca en cuestión cumpla con ciertos otros estándares de protegibilidad, las marcas registradas generalmente están protegidas contra infracciones sobre la base de que otros usos podrían confundir a los consumidores en cuanto al origen o la naturaleza de los bienes una vez que la marca se ha asociado con un proveedor en particular. Consideraciones similares se aplican a las marcas de servicio y la imagen comercial . Por definición, una marca registrada no goza de protección ( en cuanto marca registrada) hasta que y a menos que sea "divulgada" a los consumidores, ya que solo entonces los consumidores pueden asociarla con un proveedor o fuente de la manera requerida. (Sin embargo, el hecho de que una empresa planee usar una determinada marca registrada podría en sí mismo ser protegible como secreto comercial hasta que la marca se haga pública.) ^[49] Para adquirir derechos de marca registrada bajo la ley estadounidense , uno simplemente debe usar la marca "en el comercio". ^[50] Es posible registrar una marca registrada en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal. El registro de marcas registradas confiere algunas ventajas, incluida una protección más fuerte en ciertos aspectos, pero el registro no es necesario para obtener protección. ^[50] El registro puede ser necesario para presentar una demanda por infracción de marca registrada.

Para obtener una patente, se debe proporcionar información sobre el método o producto a una oficina de patentes y, tras su publicación (normalmente, años antes de la concesión de la patente), se pone a disposición de todos. Una vez expirada la patente, los competidores pueden copiar el método o producto legalmente. La ventaja más importante de las patentes (en comparación con los secretos comerciales ) es que las patentes aseguran el monopolio de sus propietarios, incluso cuando la materia patentada es inventada independientemente por otros posteriormente (hay algunas excepciones ), así como cuando la materia patentada fue inventada por otros antes de la fecha de prioridad de la patente , se mantuvo como secreto comercial y la otra parte la utilizó en su negocio. Aunque es legalmente posible "convertir" un secreto comercial en una patente, las reivindicaciones de dicha patente se limitarían a cosas que son fácilmente discernibles al examinarlas. Esto significa que las composiciones de materia y los artículos de fabricación no pueden patentarse una vez que se ponen a disposición del público, mientras que los procesos sí pueden.

El monopolio temporal de la invención patentada se considera una compensación por revelar la información al público. ^{[ cita requerida ]} Para obtener una patente, el inventor debe divulgar la invención , de modo que otros puedan tanto hacerla como utilizarla. A menudo, una invención se mejorará después de presentar la solicitud de patente, y se obtendrá información adicional. Ninguna de esa información adicional debe divulgarse a través del proceso de solicitud de patente, y por lo tanto puede mantenerse como un secreto comercial. ^[51] Esa información no divulgada a menudo aumentará la viabilidad comercial de la patente. La mayoría de las licencias de patentes incluyen cláusulas que requieren que el inventor divulgue cualquier secreto comercial que tenga, y los licenciantes de patentes deben tener cuidado de mantener sus secretos comerciales mientras licencian una patente a través de medios tales como el uso de un acuerdo de confidencialidad . En comparación con las patentes, las ventajas de los secretos comerciales son que un secreto comercial no tiene límite de tiempo ("continúa indefinidamente mientras el secreto no se revele al público", mientras que una patente solo está en vigor durante un tiempo específico, después del cual otros pueden copiar libremente la invención), un secreto comercial no implica ningún costo de registro, ^[52] tiene un efecto inmediato, no requiere el cumplimiento de ninguna formalidad y no implica ninguna divulgación de la invención al público. ^[52] Las desventajas de los secretos comerciales incluyen que "otros pueden ser capaces de descubrir legalmente el secreto y luego estar autorizados a usarlo", "otros pueden obtener protección de patente para secretos descubiertos legalmente", y un secreto comercial es más difícil de hacer cumplir que una patente. ^[53]

La Ley de Libertad de Información de 1966 (FOIA), que exige a las agencias federales proporcionar documentos al público cuando se los solicite, incluye la exención discrecional de retener información para secretos comerciales. ^[54] Por lo tanto, las regulaciones de secretos comerciales pueden enmascarar la composición de agentes químicos en productos de consumo , lo que ha sido criticado durante mucho tiempo por permitir a los poseedores de secretos comerciales ocultar la presencia de sustancias potencialmente dañinas y tóxicas . Se ha argumentado que se le niega al público una imagen clara de la seguridad de dichos productos, mientras que los competidores están bien posicionados para analizar su composición química. ^[55] En 2004, el National Environmental Trust analizó 40 productos de consumo comunes; en más de la mitad de ellos encontraron sustancias tóxicas que no figuraban en la etiqueta del producto . ^[55]

• Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc. , 297 A.2d 433 (Del. Ch. 1971): protección y divulgación de documentos de diseño.
• Rivendell Forest Prods. v. Georgia-Pacific Corp. , 28 F.3d 1042: secretos comerciales y sistemas de software.
• IBM v. Papermaster (No. 08-9078, 2008 US Dist): Mark Papermaster pasó de IBM a Apple Computer en 2008.
• Du Pont de Nemours and Company v. Kolon Industries Incorporated , números 10-1103, 10-1275. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito . Discusión del 26 de octubre de 2010 al 11 de marzo de 2011. ^[56] caso de secretos comerciales que involucra fibra de Kevlar, que resultó en una indemnización a DuPont de aproximadamente 920 millones de dólares estadounidenses. ^{[57] [58] [59]}
• Silvaco Data Systems v. Intel Corp. abordó la cuestión de si la posesión de código de objeto de software puede resultar en apropiación indebida de secretos comerciales.
• Christou v. Beatport, LLC determinó que los perfiles de MySpace podían conservarse como secretos comerciales.

• Biswamohan Pani  : diseñador acusado en 2008 de robar mil millones de dólares en secretos comerciales de Intel
• Violación de datos  : divulgación intencional o no intencional de información segura
• Secretos comerciales en Canadá

• Eiichiro Kubota: Protección de los secretos comerciales en Japón. AIPPI (Revista de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual de Japón) 36(5), 231 - 238 (2011), ISSN  0385-8863
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• Glosario de términos legales en tecnología