Programas informáticos y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

^{En el reglamento [ 1 ]} anexo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se encuentran dos disposiciones relativas a la búsqueda y el examen de solicitudes de patentes de programas informáticos . Estas dos disposiciones figuran en el PCT, que no prevé la concesión de patentes, sino un procedimiento unificado para la presentación, búsqueda ^{[ 2 ]} y examen ^{[ 3 ]} de solicitudes de patentes, denominadas solicitudes internacionales. La cuestión de la patentabilidad se aborda durante la búsqueda y el examen, que consiste en determinar si la invención parece ser patentable. ^{[ 4 ]}

Estas dos disposiciones son la Regla 39.1 PCT y la Regla 67.1 PCT , y, en conjunto respectivamente con el Artículo 17(2)(a)(i) PCT y el Artículo 34(4)(a)(i) PCT , pueden tener un impacto concreto en el procedimiento bajo el PCT, en la búsqueda y el examen realizados bajo el PCT. ^{[ 5 ]} De hecho, dependiendo de la oficina de patentes que esté a cargo de la búsqueda o el examen bajo el PCT, la solicitud presentada para una invención relacionada con un programa de computadora puede o no ser buscada o examinada. ^{[ 5 ]} Además, la ISA y la IPEA (véase la sección de antecedentes) que no buscan dichas solicitudes en cierta medida tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en cuanto a programas de computadora. ^{[ 6 ]}

Además de las consecuencias que estas disposiciones legales puedan tener en la práctica, la Regla 39.1 del PCT también es significativa desde una perspectiva interpretativa para comprender el origen del tan debatido Artículo 52(2) y (3) del CPE (véase Patentes de software según el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Artículo 52 del CPE ). La exclusión de programas informáticos se insertó en el CPE de conformidad con la Regla 39.1 del PCT, por lo que la Regla 39.1 es anterior al Artículo 52(2) y (3) del CPE. ^{[ 7 ]}

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional sobre derecho de patentes que establece un procedimiento unificado para la presentación de solicitudes de patente . Una solicitud de patente presentada en virtud del PCT se denomina solicitud internacional o solicitud PCT.

La presentación de una solicitud internacional da lugar a una búsqueda internacional realizada por una oficina de patentes , acompañada de un dictamen escrito sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud. El solicitante también puede solicitar un examen preliminar internacional realizado por una oficina de patentes. El PCT no establece que las búsquedas y los exámenes deban ser realizados por una oficina de patentes central, ya que la OMPI no realiza dichas búsquedas ni exámenes. En cambio, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) asigna a la Oficina Europea de Patentes (OEP) la responsabilidad de realizar las búsquedas y los exámenes de las solicitudes de patentes europeas.

En virtud del PCT, la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional opcional son llevados a cabo por diferentes oficinas nacionales o regionales de patentes, denominadas Autoridades Internacionales de Búsqueda (ISA) ^{[ 8 ]} y Autoridad Internacional de Examen Preliminar (IPEA) ^{[ 9 ]} . Los solicitantes, en función de su nacionalidad y de la Oficina receptora donde se presentó la solicitud, pueden tener la oportunidad de que la búsqueda sea realizada por una de las ISA.

Las regulaciones del PCT abordan la búsqueda y el examen de programas informáticos. ^{[ 10 ]}

La regla 39.1 PCT establece que

Ninguna Autoridad de Búsqueda Internacional estará obligada a realizar una búsqueda en una solicitud internacional si, y en la medida en que, su objeto sea alguno de los siguientes:  ... (vi) programas informáticos en la medida en que la Autoridad de Búsqueda Internacional no esté equipada para buscar el estado de la técnica relativo a dichos programas. (énfasis añadido)

La regla 67.1 PCT establece que

Ninguna Autoridad Internacional de Examen Preliminar estará obligada a realizar un examen preliminar internacional sobre una solicitud internacional si, y en la medida en que, su objeto sea alguno de los siguientes:  ... (vi) programas informáticos en la medida en que la Autoridad Internacional de Examen Preliminar no esté equipada para realizar un examen preliminar internacional sobre dichos programas [énfasis añadido].

Según la Sala de Recursos 3.5.1 de la OEP, estas disposiciones significan que las autoridades de la ISA y la IPEA no están obligadas a realizar búsquedas ni exámenes preliminares de los programas si, por ejemplo, no cuentan con examinadores capacitados para ello o no disponen del material de búsqueda adecuado. ^{[ 10 ]} La Sala continuó diciendo:

Sin embargo, de estas reglas no debe inferirse que las búsquedas o exámenes en el ámbito del software queden excluidos por las autoridades internacionales. Por el contrario, parece  que, según el PCT, las búsquedas y, en su caso, los exámenes de este tipo pueden y deben realizarse si la autoridad competente está debidamente equipada. ^{[ 10 ]}

Estas disposiciones se refieren únicamente a las búsquedas internacionales y a los exámenes preliminares internacionales, y no a las búsquedas o exámenes nacionales y regionales. ^{[ 11 ]}

Las distintas ISA e IPEA han utilizado las disposiciones legales de los artículos 17(2)(a)(i) y 34(4)(a)(i) del PCT junto con las Reglas 39.1 y 67.1 de manera diferente. Además, como se mencionó anteriormente, las ISA e IPEA que han utilizado estas disposiciones tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en cuanto a programas informáticos. ^{[ 6 ]}

Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (EPO), actuando como ISA e IPEA, no está obligada a buscar, en virtud del artículo 17(2)(a)(i) del PCT, ni a examinar, en virtud del artículo 34(4)(a)(i) del PCT, ninguna solicitud internacional en la medida en que la EPO considere que dicha solicitud se refiere a una materia que no cumple con las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea hasta tal punto que no es posible realizar una búsqueda significativa del estado de la técnica sobre la base de todas o algunas de las reivindicaciones . ^{[ 12 ]} Por lo tanto, la EPO que actúa como ISA o IPEA en el procedimiento PCT no está obligada a buscar ni a examinar algunas solicitudes PCT cuando no está equipada para hacerlo.

La exclusión de programas informáticos de la Regla 39.1 PCT, que originalmente parece deberse a razones de "equipo", data de 1969:

[La materia sobre la cual la Autoridad Internacional de Búsqueda no está obligada a realizar búsquedas] incluye teorías matemáticas y científicas, variedades de plantas y animales, excepto microbiología, y diseños ornamentales. También incluye programas informáticos, pero solo en la medida en que la Autoridad Internacional de Búsqueda no esté equipada para buscar el estado de la técnica relativo a dichos programas. ^{[ 13 ]}

La Regla 39.1 del PCT es significativa desde una perspectiva interpretativa para comprender el origen del muy debatido Artículo 52(2) y (3) del CPE (véase Patentes de software según el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Artículo 52 del CPE ). La exclusión de programas informáticos se insertó en el CPE de acuerdo con la Regla 39.1 del PCT, por lo que la Regla 39.1 es anterior al Artículo 52(2) y (3) del CPE. ^{[ 7 ]} Sin embargo, mientras que la condición del PCT para excluir programas informáticos es una cuestión de equipo, la condición del CPE es una cuestión de "programa informático como tal".

Según algunos, el hecho de que el PCT no trate directamente el alcance de la materia patentable , en relación con los programas informáticos, añade "peso a la afirmación de que, habiendo surgido de una inconveniencia administrativa más que de un gran principio, las restricciones a la patentabilidad de los programas deberían limitarse en la mayor medida posible". ^{[ 14 ]}

En la sentencia del caso CFPH LLC's Applications , Peter Prescott se refirió a la Regla 39.1 del PCT al analizar la motivación detrás de la exclusión de la protección por patente de los programas para computadoras según la legislación del Reino Unido . Comentó que, cuando se estaba considerando el CPE (durante la década de 1970), "se consideraba que la búsqueda del estado de la técnica sería un gran problema" y que "la Regla 39(1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes reconocía que una Autoridad Internacional de Búsqueda podría no estar debidamente equipada". ^{[ 15 ]}

Estas disposiciones no tienen consecuencias jurídicas en lo que respecta a la patentabilidad en las oficinas nacionales o regionales de patentes designadas ^{[ 16 ]} en una solicitud PCT, ya que la legislación de la mayoría de las oficinas nacionales o regionales ^{[ 17 ]} exige que lleguen a sus propias conclusiones basándose en su propia legislación nacional o regional de patentes. Esto está en plena conformidad con el PCT, puesto que el artículo 27(5) del PCT dispone que, en lo que respecta a las condiciones sustantivas de patentabilidad, prevalecen las leyes nacionales y regionales de patentes:

Nada de lo dispuesto en este Tratado y en su Reglamento debe interpretarse como una prescripción que limite la libertad de cada Estado Contratante para establecer las condiciones sustantivas de patentabilidad que considere oportunas.

• Artículo 27 PCT
• Regla 39 PCT
• Regla 67 PCT